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反击商标抢注人滥用权利——论在商标侵权案件中合并审理知识产权恶意诉讼反诉请求的可行性 | 大成·实践指南

知识产权与科技创新

前言


商标作为企业品牌的核心标识,对于消费者识别和记忆产品至关重要。独到的设计和命名,加上经营者的推广和运营,商标能够增强品牌的市场可见度,提升企业的知名度与声誉。因此商标是企业的重要资产,具有显著的商业价值。


品牌方的商标被他人抢注后,又被商标抢注人反过来提起商标侵权诉讼,要求品牌方或品牌方经销商承担商标侵权责任的案例,已经屡见不鲜。为此,早在2011年,最高人民法院便修订了《民事案件案由规定》,首次确定了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的案由,为品牌方反击商标抢注人的恶意诉讼提供了明确的路径。


然而,在实际操作中,遭受恶意诉讼的品牌方和经销商的困境是:法院通常依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(“《民诉法司法解释》”)第二百三十三条为由[1],建议在商标侵权案件审结后再另行起诉恶意诉讼行为,而非直接受理被诉品牌方和经销商在商标侵权案中提出的反诉。这种做法虽无程序上的不当,但可能导致被诉品牌方和经销商面临漫长的诉讼周期,在产生讼累的同时,还可能在经营方面遭受巨额损失。因此,在品牌方或经销商遭受商标抢注人提起的知识产权恶意诉讼时,说服法院在同一案件中受理恶意诉讼的反诉的工作就显得尤为重要。


目前,笔者团队正代理一宗商标侵权案件,作为被诉侵权人的代理人,已向法院提起知识产权恶意诉讼反诉。为成功提起反诉,笔者团队详细研读了证据材料,厘清了复杂的案件事实,并进行了大量法律检索,最终向法院提交了反诉状、反诉状补充说明、大事记、事实说明、证据等材料总计1300余页,撰写文书字数超过43000字。最终我方反诉请求成功被法院受理。


本文将以该案例为背景,简要分析在知识产权恶意诉讼中提起反诉的可行性和必要性,抛砖引玉,为类案研究提供参考。


案情简述


本诉中,A公司为诉争商标的原权利人,B公司为中国境外某快消品品牌方,C公司为B公司的在华经销商,A公司与B公司曾共同入股一家合资公司D公司,专注于在华销售B公司的产品。B公司在中国仅延伸注册了产品的英文商标,而A公司则在与B公司合作时申请注册了英文商标的中文译名商标,即本诉的诉争商标。后因产品销量下滑,A公司退出D公司的经营,并将诉争商标恶意转让至本诉原告E某。A公司曾指使E某多次针对C公司发出侵权投诉、向市监局举报C公司侵权等等,最终E某的投诉和举报均未获得支持,即C公司不存在商标侵权。C公司已针对诉争商标提起撤三、无效等行政程序,且撤三申请已被支持。现E某又以侵害其商标权为由,提起本诉,并主张C公司赔偿110万元损失。


笔者作为C公司的代理人,通过对案情进行梳理和分析,认为C公司在积极应诉的同时,还可以提起知识产权恶意诉讼反诉,遂向本诉法院提起反诉,并请求法院合并审理本诉与反诉,现反诉请求已被本诉法院受理。


具体分析


一、知识产权恶意诉讼的构成要件


无论是提起反诉,还是另起一诉,首先都需要对知识产权恶意诉讼的构成要件进行分析。通过检索类案及相关文献,可知知识产权恶意诉讼是指诉讼行为人基于不合法的动机和目的,故意提起知识产权侵权诉讼,借助诉讼的合法形式谋取不当的利益,致使相对人造成损失的行为。


恶意诉讼成立的构成要件是有四:第一,行为人主观上知道自己提起的诉讼没有事实和法律依据;第二,行为人提起诉讼的目的是为了获取非法利益;第三,已经实际采取了捏造事实或者无端诉讼的行为;第四,恶意诉讼给被侵权人造成了损害。


本案中,我方通过时间线、事件归纳等方式梳理并提交了大量证据,向法庭还原了原告E某获取注册商标和滥用权利对被告C公司发起各类不当行为的事实:


1. A公司在与品牌方B公司签订经销协议、设立合资公司过程中抢注了涉案商标;


2. A公司、原告E某在A公司与品牌方B公司合作期间还抢注了品牌方B公司相关商标共计60件;


3. A公司曾经多次向被告C公司兜售抢注的商标,被告C公司曾经受让过部分抢注商标;


4. 品牌方B公司、被告C公司多次对涉案商标发起无效宣告申请和撤销三年不使用申请,商标局已作出决定,对两件涉案商标予以撤销,原告E提起行政诉讼,涉案商标权利处于不稳定状态;


5. A公司曾指使E某多次针对C公司发出侵权投诉、向市监局举报C公司侵权等等,最终E某的投诉和举报均未获得支持。


通过上述事实,证明E某其行为足以构成恶意诉讼。


二、反诉的构成要件


《中华人民共和国民事诉讼法》(“《民诉法》”)第五十四条、第一百四十三条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(“《民诉法司法解释》”)第二百三十二、第二百三十三条规定均对反诉作出了规定[2]。根据法条分析可知,反诉的构成要件一般为:1、反诉的当事人应当限于本诉的当事人的范围;2、反诉与本诉的诉讼请求基于相同法律关系、诉讼请求之间具有因果关系,或者反诉与本诉的诉讼请求基于相同事实;3、反诉与本诉均可由本诉法院管辖。


本案反诉系在本诉当事人范围内,且本诉和反诉基于同一事实,且提起反诉时间在案件受理后,法庭辩论结束前,符合前述反诉的相关法律规定。


三、在商标侵权案中提出知识产权恶意诉讼反诉并请求合并审理的可行性与必要性


(一)法院受理反诉并合并审理的可行性


1、知识产权恶意诉讼反诉请求与商标侵权本诉请求系基于同一法律关系,且之间具有因果关系。


在本案中,原告E某起诉的案由是“侵害商标权纠纷”,C公司提起反诉的案由是“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”,从《民事案件案由规定》来看,该两案由均归属于“第五部分 知识产权与竞争纠纷”下,且同为二级案由“十四 知识产权与竞争纠纷”案由下的细分案由,可见反诉法律关系并未脱离本诉法律关系;且本诉中,原告E某主张的诉请依据为:“其为商标权利人,申请人的行为构成侵权”,而C公司反诉主张的是:“原告所主张的诉讼请求权利依据并不存在,或者系原告E某权利滥用,且C公司不存在商标权侵权行为”,因此C公司反诉基于的事实和原告E某诉讼依据的事实均发生在同一法律关系下,符合“反诉诉讼请求与本诉诉讼请求系基于同一法律关系”的要求;


同时,反诉系因原告E某提起侵害商标权纠纷诉讼,因此才有被告C公司的恶意诉讼反诉请求,原告E某起诉行为系被告C公司提起反诉的直接原因,且从结果来看,本诉中法院对原告E某诉讼请求的支持与否,直接决定了被告C公司反诉请求成立与否,因此可以确定,反诉诉讼请求与本诉诉讼请求之间具有直接的因果关系。


2、法律制度上并未阻断恶意诉讼反诉申请人在商标侵权诉讼程序中提起反诉的权利


2021年6月3日最高人民法院公布的《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》(“《批复》”)指出:“在知识产权侵权诉讼中,被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益,依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的,人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。”事实上该批复已经消除了在前诉中以“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”为由提起反诉的障碍,明确既可以在本诉中提起请求予以赔偿,亦可另案起诉。如果被告C公司在本案中已经提交了大量证据用以证明原告E某的起诉构成法律规定的滥用权利,侵害了被告C公司的合法权益,则被告C公司的反诉请求与原告E某起诉行为之间具有直接因果关系,人民法院应当合并审理。


3、司法实践中,存在合并审理两诉的案例


根据现有案例检索结果可知,实践中不乏在知识产权侵权诉讼中受理恶意诉讼反诉请求的判决。在知识产权侵权诉讼中受理恶意诉讼反诉,不仅符合2021年6月3日最高院公布的《批复》所表明的立场,同时还能减少诉累,避免冗长的诉讼程序对当事人的不利影响。具体案例参考如下:


(1)马某某与北京某传媒有限公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷|(2021)京0101民初9648号


关于本案中被告提起的反诉是否应当受理,北京市东城区人民法院认为:“2021年6月3日,最高人民法院公布《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》,并明确自2021年6月3日起施行。批复内容为,在知识产权侵权诉讼中,被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益,依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的,人民法院依法予以支持。被告也可以另行起诉请求原告赔偿上述合理开支。因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷本质上属于侵权纠纷,而且属于知识产权诉讼范畴,因此,本案属于上述批复所涵盖的案件。本案中,被告中青文公司即针对原告马晓佳起诉行为提起反诉并要求原告赔偿诉讼支出,符合上述批复规定的情形,故依法应予受理。”


(2)福建省某陶瓷有限公司、福建省某陶艺有限公司等民事一审民事判决书|(2022)闽0526民初2706号


法院认为:“……第二,从反诉请求的内容分析,被告要求原告赔偿其因本案诉讼遭受的经济损失及为应诉支出的费用,反诉与本诉的诉讼请求之间具有因果关系,系基于相互牵连的法律关系而产生,将其与本诉一并审理,完全符合合并审理的法定条件。从节约诉讼资源,减轻当事人诉累的角度考虑,更新公司的反诉亦应当合并审理。故关于尚和公司认为更新公司提出的反诉与本诉之间的法律事实或法律关系不具有同一性,不符合反诉条件的抗辩意见,本院不予采纳。”


(3)无锡某电机有限公司、漳州某卷门机厂等侵害商标权纠纷|(2021)浙8601民初2069号


本案审理经过:原告与五被告侵害商标权纠纷一案,本院于2021年10月25日立案后,依法适用普通程序独任审理。审理过程中,某卷门机厂、某遥控器材厂、黄某以因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷为由提起反诉,本院经审查裁定不予受理反诉,某卷门机厂、某遥控器材厂、黄某不服,向浙江省杭州市中级人民法院提起上诉,该院裁定撤销本院一审民事裁定,对上述反诉由本院受理。本院受理上述反诉后,决定与本诉合并审理


综上,知识产权恶意诉讼的反诉请求与知识产权侵权本诉的诉讼请求之间具有因果关系,符合《民诉法司法解释》第二百三十三条规定,同时现有法律规定并未明确否定合并审理二诉的可行性,且存在司法实践的支持,因此笔者认为,法院合并审理知识产权侵权本诉与恶意诉讼反诉具有可行性。


(二)法院受理反诉并合并审理的必要性


1、反诉与本诉所依据的事实具有牵连关系,无法完全分割,合并审理有利于提高诉讼效率,避免重复审查案件事实


在本诉中,申请人方所提交的答辩证据材料,与反诉中所需的证据材料,通常无法完全分割,这些证据所证明的事实通常具有牵连关系。在本诉中受理反诉可以避免重复查明相关事实,以达到提高诉讼效率的目的。


以笔者所代理的案件为例,被告C公司所提反诉的案由为“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”,所依据的事实主要分为以下三个部分:


(1)原告E某主观上明知自己提起的诉讼没有事实和法律依据


如前所述,笔者团队通过大量证据证明,原告E某所持有的商标权利状态不稳定,有被宣告无效的高风险。另外,原告E某曾向电商平台、A市市监局、B市市监局以申请人侵犯其商标权为由提起投诉或举报,但是从未获得支持,A市市监局、B市市监局更是明确告知其申请人方不存在侵权行为,因而不予立案。因此可知,原告E某存在明知自己提起的诉讼没有事实和法律依据的情形。


(2)原告E某提起诉讼的目的是为了获取非法利益


如前所述,笔者团队通过事实证据证明,原告E某系以恶意受让取得了诉争商标的所有权,其从未参与案涉商品的经营,也并非以保护、发展诉争商标背后的商誉为目的受让商标,其受让商标仅是出于案外人A公司的指示,并且以获取高额赔偿金额为目的,且本诉中其主张赔偿损失金额为100万元但并未提供证据证明其受到相应损失。因此,可知原告E某提起诉讼的目的即为获取非法利益。


(3)原告E某的行为已经造成被告C公司的实际利益受损


这一部分,笔者通过证据证明,针对原告E某所提起的诉讼,被告C公司已投入大量人力财力积极应诉。而除了本次诉讼,原告E某针对被告C公司向市监局提起的两次举报,导致被告C公司货物被扣押,影响了被告C公司正常经营,更不论被告C公司围绕原告E某大量抢注、囤积B公司商标所进行的各类行政程序所花费的时间和费用成本。


同时,本诉中,被告C公司答辩所依据的事实与上述事实基本重合。上述事实(1)与事实(3)在本诉中主要为证明原告E某不具有请求权基础,事实(2)在本诉中主要证明被告C公司及案外人B公司在涉案产品上使用英译中文未破坏诉争商标的识别功能,更非出于攀附的故意,也未导致消费者的混淆,不构成侵权。


通过上述论述证明,被告C公司在本诉中的答辩与提出反诉所依据的法律事实基本一致,法院同步受理反诉将免去重复查明事实的负担。


2、如法庭不同意受理反诉请求,则可能会导致反诉申请人陷入权利得不到及时救济的困境,并造成法院司法困境


如法庭在本诉中拒绝受理申请人反诉,要求申请人以“因恶意提起知识产权损害责任纠纷”为案由另行起诉原告构成恶意诉讼,则申请人将面临本诉漫长的审限,可能会加剧申请人的损失。若本诉审理经历一审、二审,该期间内对申请人造成的相关损失可能对申请人经营产生重大影响,该部分损失可能无法再等到另案起诉追索,此种情况下申请人的合法权益又如何保障?


综上,笔者认为,本诉和反诉在法律关系和基本事实上存在非常强的牵连关系,两个诉讼如不能合并审理,必将造成反诉申请人的讼累,也容易造成较长的审理周期和司法资源的浪费。并案审理有助于缩短原被告双方之间纠纷的解决周期,亦能降低原告利用诉讼审限拖延纠纷进而打击申请人正常经营活动而造成损害的可能性。因此,合并审理两诉具有必要性。


结语


知识产权恶意诉讼之诉是遏制商标抢注人滥用权利的有效手段。但是若无法在商标抢注人提起侵权诉讼时即时以该案由提出反诉予以反击,则将可能导致无辜的品牌方和经销商承受漫长的诉讼周期、不稳定的经营环境及高额的诉讼成本。


本案成功提起反诉的关键,一方面有赖于国家对知识产权恶意诉讼规制的相关制度支持,亦有赖于律师在提起反诉过程中做的大量工作。法院受理被告C公司的反诉,亦是知识产权争夺战中一次“正义的胜利战”,值得借鉴和研究。


本案亦为品牌方提供了一个学习的典型案例:在开展业务时,除了关注产品质量与品牌运营,亦应重视商标权利的保护,特别是在和经销商开展合作过程中,务必要采取必要措施维护自身商标权益,比如通过经销协议明确知识产权归属条款和禁止经销商抢注条款,设置相关违约责任;通过日常商标监控,对近似、仿冒、抢注商标进行检测;对发现的可疑商标申请要及时通过异议、无效宣告等商标保护救济手段,来有效阻断商标抢注人可能发起的各类不当行为。


当然,成功提起反诉,仅是迎战知识产权恶意诉讼的“万里长征第一步”,作为被诉的品牌方和经销商,能否在本诉中成功被认定“不构成知识产权侵权”,以及在反诉中能否获得法院支持并取得赔偿,仍面临巨大的挑战。但我们坚信,只要正义的一方理由充分,证据确凿,司法一定会给出一个公正的答案。

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