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美国法院对功能性特征相同或者等同的判定及其启示

公司与并购重组 知识产权与科技创新

  2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定:对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。 
  2016年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第八条规定:
  功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
  与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。
  上述两个司法解释,对专利侵权判定的司法实践中以下的争议焦点和难点给出一指导性的解释。即,
  1、权利要求中的什么样的技术特征属于功能性特征?
  2、功能性特征的保护范围应当如何解释?
  3、被控侵权产品的相应技术特征与功能性特征是否相同或者等同?
  但是,上述解释仍然过于原则性,对司法实践中的具体适用何存在巨大的争议空间,尤其是在判定被诉侵权技术方案与功能性特征相同或者等同,采用的一“基本”、两“相同”的新的原则,即“基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果”,在国内的司法实践中鲜有案例可循。
  本文拟就美国法院对功能性特征相同或者等同的判定标准的发展和适用问题作一研究,以期在适用上述司法解释时能提供些许启示和借鉴。
  一、美国“功能性特征”的发展历程简介
  早在19世纪早期,美国专利实务中就开始通过权利要求来描述专利权的技术范围。[1]在1870年美国修改专利法以前,美国专利权利要求的撰写方式采用是中心限定制(central claiming)[2],而手段表达(means expression,即功能性特征)则是中心限定制的一种形式,在实践中广为流行。[3]直到1870年美国专利法才强制要求专利中必须包含权利要求。而美国专利权利要求也从中心限定制转变成美国今天仍然采用的周边限定制(peripherical claiming)。[4]
  虽然功能性特征是中心限定制权利要求下的产物,但在周边限定制权利要求中却并没有消亡,而是仍然焕发着勃勃生机。[5]但由于功能性特征只是描述了该特征的功能,在司法实践中带来了是否覆盖范围过宽(包含实现该功能的所有结构)、是否充分披露以及是否起到必要的通知公众的作用等问题。[6]而正是由于功能性特征存在的这些问题,美国最高法院(U.S. Supreme Court)于1946年最终在Halliburton一案中认为:使用功能性特征来描述组合权利要求中最重要的特征(most crucial element)[7]会导致权利要求无效。[8]但美国1952年专利法却重新将功能性特征纳入了专利法第112条第3段,权威观点认为1952年专利法修改或推翻了美国最高法院在Halliburton一案中的观点。[9]
  美国专利法第112条第3段后又变更为第112第6段,并根据2011年美国发明法重新命名为美国专利法第112(f)条[10]:组合权利要求中的特征——组合权利要求中的某个特征可以用实施某一特定功能的手段或步骤来表述,而无须描述那些支持该功能的结构、材料或者方式,该权利要求应被解释为包含说明书中所描述的相应结构、材料或方式及其等同物。[11]
  根据上述第112(f)条撰写的特征通常以“means/steps for (function)”的方式表达,因此,美国专利界将之称为“手段/步骤+功能特征”(Means/steps-Plus-Function element)。[12]与之对应,中国专利界将之称为 “功能性特征”,为了便于阅读,本文中均用“功能性特征”替代美国法律中的“手段+功能(Means-Plus-Function limitation)”。
  二、“功能性特征的”的相同侵权(literal infringement)[13]
  1、被控侵权产品或方法的结构、材料或方式与说明书中的结构、材料或方式的相同
  字面相同侵权是指,若被控侵权物清楚地落入适当解释的权利要求明确的边界内,则相同侵权成立。[14]即被控侵权产品和专利权利要求所使用的明确语言必须相一致。[15] 而对于“功能性特征”来说,其字面范围不仅包含了说明书中所描述的相应结构、材料或方式,还包括相应结构、材料或方式的等同物。而在进行第112(f)条的相同侵权比对时,应当将说明书中的结构、材料或方式与被控侵权产品或方法中的另一结构、材料或方式进行比较。[16]如果被控侵权产品或方法的结构、材料或方式与说明书中的结构、材料或方式的相同,则相同侵权成立。
  2、被控侵权产品或方法的一结构、材料或方式与说明书中的结构、材料或方式的等同物相同
  在Pennwalt一案中,美国上诉法院(以下简称“CAFC”)认为:当一个权利要求的特征技术特征是用实施所述的功能来的方式来表述的,当确定该特征技术特征是否字面吻合时,法院必须将被控侵权结构与(说明书中)所披露的结构进行比较,如果构成等同的结构,必须具有相同的功能(identity of claimed function)。[17]司法实践中,CAFC运用和等同原则相同的“非实质性差异”(insubstantial differences)测试法来判断第112(f)条的等同。而确定非实质性差异的一种方法是运用经典的“功能、方式和效果(Function-Way-Result)”三要素测试法,CAFC将三要素测试法运用到功能性特征时,由于被控侵权结构的功能必须与功能性特征的功能完全相同,“功能、方式和效果”三要素测试法就压缩成“方式和效果”两要素测试法。[18]
  此外,要构成相同侵权,除了要求功能相同以外,CAFC还要求构成相同侵权的技术方案必须是在专利授权以前的已有技术。[19]
  当进行专利侵权判断时,法院需要适用特征全面覆盖原则(all elements rule),即只有被控侵权产品覆盖(以相同或等同的方式)了权利要求中全部的特征技术特征时,才构成专利侵权。[20]那么,在判断被控侵权结构与说明书中披露的对应结构是否构成等同时,是否需要将全部特征覆盖原则适用于相应结构的部件,即是否需要对功能性特征进行逐一部件分析(component-by-component analysis)?CAFC的答案是否定的。
  在Odetics一案中,CAFC认为:地区法院对Chiuminatta一案解读的关键在于,第112条第6段下的法定等同要求专利中的相关结构和被控侵权装置中被指控构成结构上等同的部分之间“逐一部件”等同(“ component-by-component” equivalence)……但地区法院对于Chiuminatta一案[z1] 的这种解读误解了第112条第6段的侵权分析,因而是错误的。[21]与权利要求中的功能性特征相对应的一个整体结构中的单独部件(individual components)并非权利要求的特征技术特征(claim limitations)。权利要求的特征技术特征是指与权利要求中的功能相对应的整体结构(overall structure)。这也是为什么拥有不同数量部件的结构仍然可能构成第112条第6段的等同的原因所在。[22]
  但Chiuminatta一案判决书的作者Lourie法官却并不同意上述多数法官的意见,他认为多数意见误读了Chiuminatta一案的判决,误解了第112条第6段中“结构”的含义。Lourie法官认为:一个人若想要确定说明书中所披露的结构是否和被控侵权装置中的相应结构等同,如果不看这个结构由哪些部件组成,怎么能够确定是否构成等同呢。[23]
  Lourie法官的说法有一定的道理。但是如果对“功能性特征”运用逐一部件分析,则被控侵权的结构构成等同的可能性就很小了,“功能性特征”将会失去存在的意义。毕竟,“功能性特征”只是权利要求中的一个特征技术特征而已。此外,“功能性特征”是以中心限定制的方式撰写的特征[24],根据中心限定制的理论理应适用整体等同来判断。
  三、“功能性特征”的等同侵权
  1、功能性特征能否适用等同原则
对于“功能性特征”,如果相同侵权不成立,是否可以继续适用等同原则来进行侵权判断,似乎并无太大异议。至今为止,美国法院在判决(opinion)中都认可对于“功能性特征特”可以适用等同原则进行侵权判断。
  当然,CAFC的少数法官持相反意见。在Dawn一案中,该判决(opinion)指出:考虑到陪审团的裁决结果和上诉的形式,我们接受了基于等同原则的侵权判断。判决脚注2明确对此进行说明:为了讨论,并且因为双方均未提及此点,我们应假定对于以功能性方式撰写的权利要求适用等同原则在法律上是正确的。[25]因此,该案适用了等同原则进行侵权判断。但审理该案的法官Palger法官、Newman法官和Michel法官在本案中分别撰写了附加意见。[26]Plager法官明确反对对“功能性特征”适用等同原则。Plager法官主张:第112条的等同和等同原则的等同之间并无明显的区别,特别是在Warner-Jenkinson一案明确等同原则的适用是以逐一特征为基础(on a limitation-by-limitation basis)以后;如果我们坚持这样的观点,即说明书中描述的结构、材料或方式的等同物是那些第112条第6段而不是其他地方使用的术语其范围内的等同物,那么,基于第112条第6段的权利要求在实践中将会得到极大改进。这样,单独由司法创立的等同原则在以功能性方式撰写的特征中则没有适用的余地。[27]而Newman法官在其附加观点中并不同意Plager法官的观点,认为Plager法官的建议违背了“遵循先例”的原则,并且认为这个本已棘手的法律领域并不会从增加的不确定性中受益。[28]Michel法官在附加观点中并没有明确表明其态度,而是以怀疑的语气提出,对专利权人根据等同原则给予额外的保护是否与第112条第6段的语言和目的相冲突,而第112条第6段只是覆盖那些披露在说明书中的结构的等同物。[29]
  此外,在学术届中美国专利法教授Moy教授也不赞成对“功能性特征特”适用等同原则判断侵权。其主要理由在于:等同原则的驱动来源于要求减少因处理专利权利要求中词语意思的不完美而造成的困境,而相反,手段表达(means expression,即功能性特征)作为一种中心限定制权利要求,从一开始就更少依赖于权利要求中词语的意思。在很多方面,美国所适用的等同原则是周边限定制权利要求所特有的,因此根本就不应适用于作为中心限定权利要求的手段表达。[30]
  笔者认为,虽然Moy教授的逻辑有一定的道理,但等同原则的目的是因为语言的不完美而适当扩张权利要求的字面保护范围,既然对于其他方式撰写的技术特征都可以适用等同原则,似乎没有理由对于“功能性特征”适用不同的原则。而且,CAFC也在如下所述的案例中也在不断探索,对等同原则的适用的情形规定了一定的条件。
  2、“功能性特征”适用等同原则
  如前所述,美国司法界和学术界虽然有少数反对将等同原则适用于“功能性特征”的观点,但Moy教授也承认:虽然逻辑上来说,等同原则不应适用于“功能性特征”,但CAFC的案例却持相反的观点,只是对于等同原则和“功能性特征”到底存在哪些差异却尚未形成一致的意见。[31]Mueller教授也认为“该领域的案例法发展仍然在不断变化之中。”[32]CAFC也正通过一系列的判决完善并调和这些判决之间存在的潜在矛盾之处。
  (1)“功能性特征”只包含已有技术,而等同原则包含在后技术[33] —— Chiuminatta案
  Chiuminatta一案是CAFC在美国联邦最高法院Warner-Jenkinson一案后做出的关于第112条第6段等同和等同原则的一份非常重要的判决,但该判决中的表述有的地方似乎前后矛盾,而且阐述的标准不够明确清晰,从而导致该案判决中的一些内容存在一定的争议。
  在Chiuminatta一案中,在论及等同原则和第112条第6段等同之间的关系时,Lourie法官认为:尽管第112条第6段的等同分析和等同原则并不会扩展到共同的空间(例如:第112条第6段要求的是相同的而不是等同的功能),而且有不同的起源和目的,但二者关于等同的测试却是密切相关的。第112条第6段和等同原则都是通过防止仅仅细微的差别或稍微的改进而规避侵权来保护专利权人实质上的排他权,前者是将说明书中所披露的结构的等同物包含进功能性权利要求特征技术特征的字面范围内,而后者则认为超出权利要求字面范围的等同物构成侵权。两者都是运用相似的非实质性差异分析来达成上述目的。因此,若“征功能性特征”因缺少等同结构而不构成字面侵权,则可以排除因等同原则而构成等同。[34]因为(被控侵权的)装置中的特征不能“不等同”(第112条第6段)而又等同(等同原则)于同一个结构。[35]
   Lourie法官进一步阐明了等同原则的必要性及适用的技术范围:等同原则和第112条第6段之间有一个重大差异。因为人不能预测未来,所以等同原则是必需的。由于技术进步,一个发明的变形可能是在专利授权以后才研发出来的,而该变形与专利所要求保护的发明相比可能只构成非实质性的改变而应当构成侵权。该基于在后技术的变形无法在专利中披露出来。这样,即使该特征因为与专利中披露的结构不等同而并不构成第112条第6段的等同物,也不应当排除对该特征是否构成等同原则下的等同进行分析。[36]
  根据Lourie法官的上述观点:功能性特征的等同和等同原则中的等同其判断方式是相同的,均为非实质性差异测试法;等同原则是必须的;第112条第6段等同只能包含已有技术,而只有等同原则才能包含在后技术。[37]但Lourie法官认为“即使该特征因为与专利中披露的结构不等同而并不构成第112条第6段的等同物,也不应当排除对该特征是否构成等同原则下的等同进行分析”,这似乎与“(被控侵权的)装置中的特征不能‘不等同’(第112条第6段)而又等同(等同原则)于同一个结构”的观点互相矛盾。因为按照Lourie法官自己的逻辑,只要是被控侵权的特征因结构不等同而不构成第112条第6段等同,就肯定不会构成等同原则下的等同,所以此时并无继续适用等同原则的必要,因为即使适用结论还是不构成等同原则下的等同。
  Lourie法官进一步分析:但这并非本案的情形,本案等同的问题并不涉及在后技术,而涉及本发明以前的技术。本案中,不构成第112条第6段的等同应当排除根据等同原则而得到相反的结论。这是因为,正如我们已经确定的那样,被控侵权装置的结构与说明书中披露的结构存在实质性差异,考虑到被主张等同的技术的已有知识,该被控侵权装置的结构能够很容易披露在专利中。这里并不存在基于政策的原因而使得专利权人应该在苹果上咬两口(get two bites at the apple)。如果专利权人能够将现在所主张的等同物写入专利中而没有这么做,从而导致被控侵权装置缺少已披露结构的等同物,那么为何等同的问题应该再次进行诉讼呢?[38]
  根据Luorie法官的上述观点:本案中,因为通过进行第112条第6段的等同分析,被控侵权装置的结构因与专利中披露的结构不等同而不构成字面侵权,那么,已经没有等同原则适用的余地了。但Lourie法官又强调本案等同问题所涉及的技术属于已有技术似乎是多此一举,反而使得本案的分析产生争议。Lourie法官在理由中提及“如果专利权人能够将现在所主张的等同物写入专利中而没有这么做,从而导致被控侵权装置缺少已披露结构的等同物”,Janis教授据此认为:对于在专利说明书中披露已有的可选择技术,Chiuminatta案强加了一个不适当的负担在专利权人身上;Chiuminatta案暗示,未披露在说明书的中已有技术将会落入第112条第6段的等同物之外。[39]但笔者并不像Janis教授一样理解Lourie法官的上述观点。因为Lourie法官在本判决中首先已经进行了字面侵权的判断,并且也是将被控侵权装置中结构和说明书中所披露的结构进行比较,二者不构成等同,所以不构成字面侵权。[40]因此, Lourie法官并未要求构成第112条第6段字面侵权的等同物必须披露在专利说明书中。Lourie法官在此引发争议的讨论实际上针对的是本案中已经查明确定的、与现有的专利说明书中所披露的结构不构成等同的被控侵权装置中的结构,既然该结构因与现有的专利说明书中所披露的结构不等同而不构成字面侵权,理所当然地也就不可能构成等同原则下的等同侵权了。Lourie法官只是表明,如果专利权人希望其专利保护范围包括被控侵权装置中的该结构(与现有专利说明书中的结构不等同的结构),当然应该在说明书中披露该结构或与之等同的结构,才有可能构成第112条第6段的等同;当然,这里并不存在如Lourie法官所讨论的是否适用等同原则的问题。
  综上所述,Chiuminatta案有如下结论:
  a功能性特征的等同和等同原则中的等同其判断方式是相同的,均为非实质性差异测试法;
  b第112条第6段等同只能包含已有技术,而只有等同原则才能包含在后技术[41];
  c若“功能性特征”因缺少等同结构而不构成相同侵权,则可以排除因等同原则而构成等同。
  (2)功能只是实质上相同时可适用等同原则—— WMS 案
  在WMS一案中,因为被控侵权装置的结构其功能与权利要求中“功能性特征”的功能并不相同,所以被控侵权装置不构成相同侵权。但是被控侵权装置的结构具有等同的功能,而且功能的差异是非实质性的。WMS在判决书中将本案与Chiuminatta进行了区分:在Chiuminatta一案中,我们指出,对于一个“功能性特征”因缺少等同结构(而不构成相同侵权)可以排除因等同原则而构成等同……但本案中,我们认为,被控侵权装置不构成相同侵权并不是基于被控侵权装置缺少专利中所披露结构的等同结构。相反,我们维持地区法院被控侵权装置包含等同结构的结论。但是,我们推翻地区法院相同侵权的判决是因为缺少相同的功能。因此,与Chiuminatta不同,本案中被控侵权产品仍然基于等同原则构成侵权。[42]
  根据WMS一案的上述观点:当被控侵权装置中的结构与“功能性特征”的功能并不完全相同时,需要进一步判断功能是否等同,并进而判断是否根据等同原则构成等同侵权。值得注意的是:本案中,CAFC并未要求被控侵权装置中的结构必须是在后技术才能适用等同原则。从WMS一案的判决逻辑可以推知:Chiuminatta案和WMS案是从是两种不同的视角来考虑如何对功能性特征适用同原则,上述两案确立的原则只能平行适用,而不能交叉适用。也就是说:不能将Chiuminatta一案的判决结果理解为第112(f)条只适用于在先技术,而等同原则只适用于在后技术。因为如果这么理解,在WMS一案中,地区法院认为构成相同侵权,那么被控侵权的结构必定属于功能相同的已有技术;那么, CAFC在二审中认为因功能不同而不构成相同侵权时,即使认为因为功能等同而可以适用等同原则,那么也会因本案中的被控侵权结构属于已有技术而不得适用。但本案中,法院并未着重讨论被控侵权装置中的结构到底是已有技术还是在后技术,而只是认为被控侵权结构的功能与“功能性特征”的功能等同,从而进一步适用等同原则判断侵权成立。
  (3)澄清 —— Ring & Pinion案
  在Ring & Pinion一案中,CAFC对自Chiuminatta已后的判决进行了梳理,并对“功能性特征”的等同和等同原则的适用进行了澄清。Ring & Pinion判决认为:在Chiuminatta一案中,我们解释过了,基于第112(f)条因相同侵权判断等同和基于等同原则判断等同时存在两个区别:时间和功能。第112(f)条的等同在授权时进行评判;相反,等同原则的等同在侵权时进行评判。因此,一种在后技术,即在专利授权时尚不存在的技术,即使不能成为第112(f)条相同侵权分析的等同物,仍然可能成为等同原则下的等同物。等同原则和相同侵权的第二个区别与特征技术特征的功能有关。对于相同侵权来说,被控侵权结构必须实施权利要求中相同的功能。而等同原则包括那些以实质上相同的方式实施实质上相同的功能并达到实质上相同效果的被控侵权结构。因此,等同原则包含拥有等同而不是相同功能的结构。被控侵权的等同物在专利授权时是否已知或者属于在后技术时确是如此。正如我们在Interactive Pictures一案中所解释的那样,被控侵权结构是否存在于专利以前或者属于在后技术,适用于功能性特征的等同原则仅仅要求:等同结构实施了实质上相同的功能。当一个第112(f)条下不侵权的结论只是基于缺少相同的功能时,并不会排除基于等同原则构成等同的结论。[43]
  四、结论
  Ring & Pinion案进一步明确了WMS一案的推定:Chiuminatta案和WMS案是从是两种不同的视角来考虑如何对功能性特征适用同原则,上述两案确立的原则只能平行适用,而不能交叉适用。根据Ring & Pinion案所做出的澄清,CAFC对于“功能性特征”和等同原则的区别及适用似乎有了比较明确的界限:
  a只有在被控侵权的结构与专利中“功能性特征”实施了相同的功能时,才须进一步判断到底属于第(2)项所指的第112(f)条的等同物还是第(3)项所指的等同原则下的等同物;
  b判断第112(f)条等同的时间点为专利授权时,也即第112(f)条的等同物只能是已有技术(专利授权以前已有的结构),侵权成立时被控侵权的结构可以是图一中标记为①(除⑤以外)的技术(相同侵权;标记为⑤的技术已经披露在说明书中,肯定构成相同侵权);
  c判断等同原则的时间点为专利侵权时,也即基于等同原则的等同物可以包括在后技术(专利授权以后新开发出来的结构),侵权成立时被控侵权的结构可以是图一中标记为②的技术(等同侵权);
  d当被控侵权的结构与专利中“功能性特征”的功能并不完全相同时,须进一步判断二者的功能是否等同,并运用等同原则判断是否构成等同侵权,此时无须考量被控侵权的结构属于已有技术还是在后技术,侵权成立时被控侵权的结构可以是图一中标记为③和④的技术(等同侵权)。

  五、中国关于“功能性特征”的司法解释与美国法院的差异
  1、关于“功能性特征”的定义,中美之间基本相同,但司法解释(二)第八条第一款将形式上属于“功能性特征”、但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征排除在“功能性特征”之外。
  2、关于功能性特征的保护范围,中美之间基本一致,即说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式。
  3、关于被控侵权产品的相应技术特征与功能性特征是否相同或者等同,司法解释(二)第二款规定的是,与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。
  美国的判断标准较为复杂,基本可以归纳为:
  与说明书及附图记载的实现上述功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征功能完全相同,手段和效果基本相同,且本领域普通技术人员在专利申请日无需经过创造性劳动就能够联想到的,则该相应技术特征与功能性特征相同。
  与说明书及附图记载的实现上述功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,且本领域普通技术人员被诉侵权行为发生日以前无需经过创造性劳动就能够联想到的,则该相应技术特征与功能性特征等同。
[1] 1 R. Carl Moy, Moy’s Walker on Patents § 4:84 (Thomson Reuters/West, 2012, 4th ed.)
[2] 中心限定制是指权利要求列举了发明的优选实施例,但被理解为包含所有的等同物。Janice M. Mueller, Mueller on Patent Law: Patentability and Validity § 2.01[E] (Wolters Kluwer Law & Business, 2015);尹新天:中国专利法详解(缩编版),知识产权出版社,2012年9月第2版,第432页。
[3] 1 R. Carl Moy, Moy’s Walker on Patents § 4:83 (Thomson Reuters/West, 2012, 4th ed.)
[4] 周边限定制是指,权利要求起草成标明专利权人财产权的明确界限或边界,给予专利权人有限时间的排他权。Janice M. Mueller, Mueller on Patent Law: Patentability and Validity § 2.01[E] (Wolters Kluwer Law & Business, 2015);尹新天:中国专利法详解(缩编版),知识产权出版社,2012年9月第2版,第431页。
[5] 1 R. Carl Moy, Moy’s Walker on Patents § 4:85 (Thomson Reuters/West, 2012, 4th ed.) Moy教授指出,并不十分清楚为什么手段表达在周边限定制权利要求下能够显示出这种持续性。
[6] 1 R. Carl Moy, Moy’s Walker on Patents § 4:86 (Thomson Reuters/West, 2012, 4th ed.)
[7] 美国专利法界又称之为新颖点(point of novelty),见Mark D. Janis, Who’s Afraid Of Functional Claims? Reforming The Patent Law § 112, 6 Jurisprudence, 15 Computer High Technology Law Journal 231, 239;Janice M. Mueller, Mueller on Patent Law: Patentability and Validity § 2.05[A][2] (Wolters Kluwer Law & Business, 2015).
[8] Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1, 9 (1946)
[9] P. J. Federico, Commentary on the New Patent Act, 75 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 161, 186 (1993). (Decisions such as that in Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 67 S. Ct. 6, 329 U.S. 1, 91 L. Ed. 3 (1946), are modified or rendered obsolete.)本文系由P. J. Federico先生在1954年撰写,P. J. Federico时任美国专利局的首席审查员(Examiner-in-Chief, U. S. Patent Office),也是美国1952年专利法的两位起草者之一。
[10] 由于如下所讨论的一些案例是2011年以前的案例,案例中所适用的条文编号为第112条第6段,本文会交叉使用第112条第6段或第112(f)条,均指本条款。
[11] Element in Claim for a Combination.—An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.
[12] 5A Donald S. Chisum, Chisum on Patents § 18.03[5] (Matthew Bender, 2014)。由于“步骤+功能要素”的规则和“手段+功能要素”的规则完全相同,本文并不进行区分,而只以“手段+功能要素”来表示。
[13] 字面侵权(literal infringement)也叫相同侵权,二者意思相同。
[14] Janice M. Mueller, Mueller on Patent Law: Patent Enforcement § 16.02 (Wolters Kluwer Law & Business, 2015)
[15] 4 R. Carl Moy, Moy’s Walker on Patents § 13:44 (Thomson Reuters/West, 2012, 4th ed.)
[16] 5A Donald S. Chisum, Chisum on Patents § 18.03[5][b] (Matthew Bender, 2014)
[17] Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931, 934 (Fed. Cir. 1987) (en banc)
[18] Janice M. Mueller, Mueller on Patent Law: Patent Enforcement § 16.02 (Wolters Kluwer Law & Business, 2015);Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1267 (Fed. Cir. 1999)
[19] 如下第一(四)部分Chiuminatta一案中会进行详细说明。
[20] Janice M. Mueller, Mueller on Patent Law: Patent Enforcement § 16.01 (Wolters Kluwer Law & Business, 2015)
[21] Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1266 (Fed. Cir. 1999)
[22] Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1268 (Fed. Cir. 1999)(See, e.g., Al-Site Corp. v. VSI International, Inc., 174 F.3d 1308, 1321-22 (Fed. Cir. 1999) (upholding jury verdict of § 112, P 6 equivalence between 'a mechanically-fastened loop ... includ[ing] either the rivet fastener or the button and hole fastener' and 'holes in the arms [of an eyeglass hanger tag]') 支持了关于(专利说明书的眼镜架标签中)包括铆接紧固件或按钮和孔构成紧固件的机械紧固环和(被控侵权的)眼镜架标签的带子上的孔构成第112条第6段等同的陪审团裁决)
[23] Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1277 (Fed. Cir. 1999)
[24] 1 R. Carl Moy, Moy’s Walker on Patents § 4:83 (Thomson Reuters/West, 2012, 4th ed.)
[25] Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms, Inc., 140 F.3d 1009, 1015 (Fed. Cir. 1998)
[26] Additional views,只是法官的个人意见,并非判决(opinion)主文意见。
[27] Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms, Inc., 140 F.3d 1009, 1021-1022 (Fed. Cir. 1998); 5A Donald S. Chisum, Chisum on Patents § 18.03[5][b] (Matthew Bender, 2014)
[28] Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms, Inc., 140 F.3d 1009, 1022
[29] Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms, Inc., 140 F.3d 1009, 1023
[30] 4 R. Carl Moy, Moy’s Walker on Patents § 13:144 (Thomson Reuters/West, 2012, 4th ed.)
[31] 4 R. Carl Moy, Moy’s Walker on Patents § 13:144 (Thomson Reuters/West, 2012, 4th ed.)
[32] Janice M. Mueller, Mueller on Patent Law: Patent Enforcement § 16.06[B] (Wolters Kluwer Law & Business, 2015)
[33] 已有技术(pre-existing technology)是指在专利授权时已知的技术,而在后技术(after-developed technology)是指在专利授权以后才研发出来的技术。美国已有技术和在后技术的时间分界点为专利授权时,而在后文中讨论的中国已有技术和在后技术的时间分界点为专利申请时。
[34] Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Industries, Inc., 145 F.3d 1303, 1310 (Fed. Cir. 1998)
[35] Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Industries, Inc., 145 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 1998)
[36] Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Industries, Inc., 145 F.3d 1303, 1310 (Fed. Cir. 1998)
[37] 5A Donald S. Chisum, Chisum on Patents § 18.03[5][b] (Matthew Bender, 2014)
[38] Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Industries, Inc., 145 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 1998)
[39] Mark D. Janis, Who’s Afraid Of Functional Claims? Reforming The Patent Law § 112, 6 Jurisprudence, 15 Computer High Technology Law Journal 231, 278.
[40] Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Industries, Inc., 145 F.3d 1303, 1310 (Fed. Cir. 1998)
[41] 但不能理解为等同原则只能包含在后技术。根据以下WMS案和Ring & Pinion案的分析,当被控侵权结构其功能与“手段+功能要素”的功能等同时,等同原则既也可以包含在后技术也可以包含在先技术。
[42] WMS Gaming Inc. v. International Game Technology, 184 F.3d 1339, 1353 (Fed. Cir. 1999)
[43] Ring & Pinion Serv., Inc. v. ARB Corp., 743 F.3d 831, 835 (Fed. Cir. 2014)

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