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浅析商标侵权案件中惩罚性赔偿的适用

知识产权

  2013年修正后的《商标法》第六十三条第一款规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”这是知识产权领域中首次引入惩罚性赔偿制度,随后出台的《著作权法》修订草案以及《专利法》修订草案都相继引入了惩罚性赔偿制度,只是在具体规定中有细微差别,可见惩罚性赔偿制度在知识产权领域已有全面铺开的趋势,知识产权侵权打击力度正逐渐加强。本文仅针对已经实施的商标侵权惩罚性赔偿制度进行分析,同时选取了几则适用该制度的典型案例进行解析,以此对该项制度的适用要件展开分析。

  在司法案例数据库中检索可发现虽然商标侵权惩罚性赔偿制度施行已将近5年,但是直接适用惩罚性赔偿制度对侵权人判定高额赔偿的案例寥寥无几,很多案例中权利人虽然主张惩罚性赔偿,但法院还是综合考虑具体案件情节,在填补损失的基础上酌情增加赔偿额度。下面就简要介绍几个直接适用惩罚性赔偿制度的典型案例。

  一、案例解析

  1、迪尔公司等与约翰迪尔(北京)农业机械有限公司等侵害商标权纠纷

  审理法院:北京市高级人民法院

  案号:(2017)京民终413

  裁判日期:20171208

  迪尔公司是第G910051号鹿形商标、第8380174号“HY-GARD”商标、第8380176号“PLUS-50”商标、第206346号“JOHNDEERE”商标、第7879578号“约翰·迪尔”商标、第1253470号“JDL约翰•迪尔佳联”商标及第206347号“JOHNDEERE”商标的持有人,并将这些商标非独占许可给约翰迪尔(中国)投资有限公司(以下简称约翰迪尔中国公司)使用。迪尔公司和约翰迪尔中国公司是本案的原审原告,诉称约翰迪尔(北京)农业机械有限公司(以下简称约翰迪尔北京公司)、约翰迪尔(丹东)石油化工有限公司(以下简称约翰迪尔丹东公司)、兰西佳联迪尔油脂化工有限公司(以下简称兰西佳联迪尔公司)在产品、产品宣传手册、产品目录、店铺招牌、店铺内部装潢和网站(www.deersh.comwww.johndeerexj.com)上使用与迪尔公司、约翰迪尔中国公司的“约翰.迪尔”、“JOHNDEERE”、鹿形、“HY-GARD”、“PLUS-50”等注册商标相同或近似的商标,请求法院判令原审被告停止侵权行为、变更企业名称、停止使用涉案域名、停止虚假宣传行为、登报声明消除影响,并赔偿经济损失500万元及合理费用。

  一审法院经审理认定约翰迪尔北京公司、约翰迪尔丹东公司和兰西佳联迪尔公司在其生产、销售及宣传推广的增压发动机纯正油等商品上使用了鹿形商标、“JOHN DEERE”、“约翰迪尔”、与“HY-GARD”及“PLUS-50” 相同或类似的商标构成侵犯迪尔公司、约翰迪尔中国公司注册商标专用权的行为。一审法院参考相关证据材料,得出原审被告获利共计710万余元。此外,考虑到约翰迪尔北京公司、约翰迪尔丹东公司及兰西佳联迪尔公司实施的被诉侵权行为方式多样,不仅在相同或类似商品上使用涉案商标,通过域名、企业名称等方式使用涉案商标,还通过注册商标的方式复制、摹仿、翻译驰名商标,同时,涉及的侵权商标众多,且在商标侵权的同时实施了多种不正当竞争行为,属于商标、不正当竞争全方位侵权,特别是在行政处罚后依然继续实施涉案侵权行为,侵权情节严重且主观恶意明显,因此根据2013年商标法第六十三条的规定按照上述方法确定数额的三倍确定赔偿数额。而原审原告主张的数额仅为500万元,远低于一审法院计算出的侵权赔偿数额,故一审法院对原审原告赔偿请求予以全额支持。原审被告不服判决提起上诉,二审法院在一审法院的判决基础上做了一些事实认定的修正和补充,但对于赔偿数额的认定维持了一审法院意见,认为考虑到迪尔公司、约翰迪尔中国公司主张涉案商标的显著性、知名度以及涉案被控侵权行为所造成的损害后果的严重性,一审法院适用“惩罚性”赔偿计算具体赔偿数额并无不当。

  2、北京汇源食品饮料有限公司与菏泽汇源罐头食品有限公司侵害商标权纠纷

  审理法院:最高人民法院

  案号:(2015)民三终字第7

  裁判日期:20171222

  北京汇源食品饮料有限公司(以下简称北京汇源公司)是第1643301号“汇源”图形商标及第4683709号“汇源”图形商标的持有人,本案中北京汇源公司诉称菏泽汇源罐头食品有限公司(以下简称菏泽汇源公司)在生产销售的水果罐头、冰糖山药罐头和八宝粥上侵权使用汇源文字形态及汇源图文组合形态的标识,标注注册标记,写明“【汇源】由商标持有人授权许可使用”,并在网站宣传中使用上述标识,这些行为侵犯了北京汇源公司的商标权,并构成不正当竞争,主张菏泽汇源公司停止侵权、停用并变更企业名称、登报声明消除影响、赔偿经济损失及合理费用共1亿元并承担诉讼费用。

  一审法院经过审理判定被诉侵权水果罐头和涉案商标核定使用的果汁饮料是在原材料、销售渠道、消费对象等方面具有关联性的商品,两者构成类似商品,菏泽汇源公司使用的汇源标识与北京汇源公司持有的汇源商标相近似,被诉侵权行为会使相关消费者误认为使用被诉侵权标识的商品来源于北京汇源公司或菏泽汇源公司与北京汇源公司存在特定的联系,从而造成混淆或误认。所以,菏泽汇源公司生产销售被诉侵权商品的行为侵害了涉案商标权。菏泽汇源公司将与北京汇源公司注册商标中相同的“汇源”文字作为企业名称中的字号使用,足以使相关公众对其商品的来源产生混淆,其行为构成对北京汇源公司的不正当竞争。最后在判定侵权赔偿数额时,一审法院认为北京汇源公司提交的《专项审计报告》无法确切证明汇源公司侵权期间的获利,菏泽汇源公司的年销售额2亿元的宣传并非实际收入,因此难以确定菏泽汇源公司因侵权所获得的利益,综合考虑案情及涉案商标的知名度,酌定赔偿数额为300万元。

  一审判决后,双方均提起上诉,菏泽汇源公司坚持主张自己不侵权,北京汇源公司主要主张将赔偿数额改判为1000万元。二审法院除了对一审法院的事实认定瑕疵做了修正之外,将侵权赔偿数额改判为1000万元,改判理由是一审法院酌定赔偿额仅考虑了水果罐头的生产和销售量,而没有考虑冰糖山药罐头和八宝粥等两种侵权产品,同时考虑到菏泽汇源公司主观恶意明显,为让北京汇源公司利益得到补偿,让被诉侵权人菏泽汇源公司无利可图,根据北京汇源所提交的菏泽汇源公司销售额以及获利情况的证据,酌定菏泽汇源公司赔偿北京汇源公司经济损失1000万元。

  该案中一审法院认为北京汇源公司提交的关于侵权人获利的证据不足,根据商标法第六十三条第三款规定:“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿”来对菏泽汇源公司的赔偿数额加以酌定,并在该法定幅度范围内选定了最高赔偿额。二审法院认为“菏泽汇源公司主观恶意明显”,应当“让北京汇源公司利益得到补偿,让被诉侵权人菏泽汇源公司无利可图”,考虑了北京汇源公司提交的关于菏泽汇源公司销售及获利情况的证据,重新确定了原审法院酌定的三倍有余的赔偿数额。

  3、斐乐体育有限公司与浙江中远鞋业有限公司等侵害商标权纠纷

  审理法院:北京知识产权法院

  案号:(2017)73民终1991

  裁判日期:20180305

  原审原告斐乐体育有限公司(以下简称斐乐公司)拥有第163332号“F”图形商标、第163333号“FILA”图形商标、第881462 号“斐楽”商标和第G691003A号“FILA”图形商标在中国地区的唯一合法使用权,原审被告为浙江中远鞋业有限公司(以下简称中远鞋业公司)、温州独特电子商务有限公司(原名为瑞安市中远电子商务有限公司,以下简称中远商务公司)、刘俊(系中远鞋业公司原法定代表人和中远商务公司法定代表人)、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(系涉案侵权商品销售平台之一)。原审原告主张中远鞋业公司、中远商务公司、刘俊生产、销售的鞋类商品使用的商标标识与斐乐公司所持有的“FILA”系列注册商标字形、读音相近,侵害了斐乐公司的商标专用权。中远鞋业公司、中远商务公司、刘俊还模仿斐乐公司知名商品的特有包装、装潢,并在产品外包装上标注“飛樂(中国)有限公司授权” 、“飛樂(中国)”的字样,构成不正当竞争行为。且刘俊曾提出的第7682295GFLA商标注册申请被驳回在“服装、帽、鞋”上使用该商标的注册申请,理由如下是该商标与FLL PROSPECT(IP)PTE.LTD.在类似商品上已国际注册的第G691003A号“FILA”商标近似。斐乐公司请求法院判定原审被告停止侵权行为、下架侵权商品、登报声明消除影响、赔偿经济损失900万人民币及合理费用41万元并承担诉讼费用。

  一审法院经过审理,认定了原审被告的系列行为侵犯了斐乐公司第16333号和第G691003A 号注册商标的专用权,在侵权赔偿方面法院以侵权获利的三倍确定了最终侵权赔偿额为791万元,适用了惩罚性赔偿。

  对于适用惩罚性赔偿的理由,一审法院指出原审被告中远鞋业公司、中远商务公司作为同类商品的经营者,理应知晓斐乐公司注册商标的知名度,其生产并且在京东商城、天猫商城、淘宝商城以及自营官方网站所销售的商品上突出使用与涉案商标近似的标志,且销售金额巨大;同时,国家工商行政管理总局商标局早在2010719日就以第7682295号商标与第G691003A号商标近似为由,驳回了被告第7682295号商标在“服装、帽、鞋”上的注册申请,原审被告此时显然已经充分知晓斐乐公司在先注册的“FILA”系列商标。中远鞋业公司、中远商务公司和刘俊知道其使用涉案被诉标志可能会给消费者造成严重误导,导致商品来源混淆误认的情况下,仍然继续生产和销售侵权商品,其主观恶意明显,侵权情节严重,应按照中远鞋业公司因侵权获利的三倍确定赔偿数额。虽然中远鞋业公司、中远商务公司、刘俊提起了上诉,二审法院维持了一审法院观点,驳回了上诉。

  4、德尔未来科技控股集团股份有限公司与茌平县创伟木业有限公司等侵害商标权纠纷

  审理法院:山西省高级人民法院

  案号:(2018)晋终555

  裁判日期:20180910

  德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔公司)是第3426900号“德尔”商标和第1765196号“DER”商标的持有人,晋城市工商局执法人员在依法对被告西堆建材部进行现场检查时发现其库房内有1238箱地板产品包装纸盒上印有“Dersl德尔森林地板”标识,德尔公司就此主张泽西县西堆建材部(以下简称西堆建材部)、德尔森林地板的生产商茌平县创伟木业有限公司(以下简称创伟公司)、“德尔森林”商标的申请人茌平瑞祥木业有限公司(以下简称瑞祥公司)侵犯了自己的商标权,要求被告停止侵权行为、赔偿经济损失及律师费,并承担诉讼费。

  一审法院认为创伟公司的行为侵犯了德尔公司的注册商标专用权,应当承担侵权责任,鉴于没有相应充实的证据证明德尔公司因侵权行为遭受的实际损失或创伟公司因侵权所获得的利益,也没有商标许可使用费可供参考,一审法院综合考虑德尔公司涉案注册商标的知名度、创伟公司的过错程度、行为性质、经营规模、侵权行为持续的时间等因素,酌情确定创伟公司赔偿德尔公司经济损失10万元。德尔公司不服提起上诉,二审法院经审理认为一审法院根据案件相关情节酌情确定的赔偿数额符合法律规定,但创伟公司生产销售侵权产品,恶意攀附利用德尔公司商标的知名度和商誉,诉讼中不能如实陈述法庭调查的问题,不能积极寻求赔偿的解决方案,消极敷衍应诉态度明显,符合商标法第六十三条“恶意侵犯商标专用权,情节严重的”情形,所以将创伟公司的赔偿数额改判为30万元。

  二、对商标侵权惩罚性赔偿适用要件的思考

  1、惩罚性赔偿适用要件分析

  从《商标法》第六十三条第一款的规定来看,适用惩罚性赔偿的条件是“恶意侵犯商标专用权”和“情节严重”,但实践中也有法院主张惩罚性赔偿的适用条件还包括“能够按照侵权人获利、权利人损失或者商标许可费准确确定具体的赔偿数额”。北京市朝阳区人民法院在北京美爵信达科技有限公司与山东比特智能科技股份有限公司因恶意提起知识产权与讼损害责任纠纷一案(案号:(2015)朝民()初字第22620号)中就曾持有以下观点:惩罚性赔偿旨在通过让恶意侵权人承担超出权利人实际损失或侵权人实际获利之外的赔偿,惩罚、吓阻侵权人,与民事补偿性赔偿旨在填补权利人实际损失具有不同的功能。因此在适用惩罚性赔偿时,需要严格谨慎,除了要求侵权人具有主观恶意、侵权情节严重外,还要能够准确计算权利人的实际损失或者侵权人的实际获利,或者查明确定的商标许可费数额,然后才能在此基础上根据侵权人恶意程度、侵权情节的严重程度在一倍以上三倍以下具体确定需要承担的惩罚性赔偿数额。但是本文前述“汇源案”中,一审法院在缺乏证据材料不能准确计算权利人的实际损失或侵权人的实际获利时,综合考虑案情及涉案商标的知名度,酌定赔偿数额为300万元,而在二审中,最高院将赔偿数额提至一千万元,虽然没有指明适用惩罚性赔偿,但由于商标法第六十三条规定的酌定赔偿数额最高为三百万元,因此最高院的该项判决显然是适用了惩罚性赔偿制度,判决书中描述的“考虑到菏泽汇源公司主观恶意明显,为让北京汇源公司利益得到补偿,让被诉侵权人菏泽汇源公司无利可图”也可以对前述观点加以印证。所以,在惩罚性赔偿的适用条件上,最高院的态度与北京朝阳区人民法院的态度应当是不一致的,最高院并不主张“能够按照侵权人获利、权利人损失或者商标许可费准确确定具体的赔偿数额”作为惩罚性赔偿适用的要件之一。

  笔者认为从《商标法》六十三条的语义逻辑关系上来讲,也应当是只要满足了“恶意”及“情节严重”这两项条件时,就可以启动惩罚性赔偿。而按照侵权人获利、权利人损失或者商标许可费准确确定具体的赔偿数额只是计算惩罚性赔偿数额的依据,在不能按照侵权人获利、权利人损失或者商标许可费准确确定具体的赔偿数额时,应当按照《商标法》第六十三条第三款规定由人民法院根据侵权行为的情节酌情确定赔偿数额,然后按该数额的一倍至三倍确定最终赔偿数额。从合理性角度上来讲,目前中国商标侵权案件绝大多数都无法举证确定的赔偿数额,如果将确定的赔偿数额作为适用惩罚性赔偿的要件之一,那么很大一部分案件便排除了惩罚性赔偿的适用,而酌定赔偿的数额又被限制在三百万元以下,这样就很难对恶意、情节严重的侵权行为进行打击,大大削弱了惩罚性赔偿制度设立的功能。

  2、“恶意”侵权的认定标准

  对于“恶意”这一要件,理论界和司法实践中也没有统一的认定标准,侵权人具有故意是否就能认定为“恶意”,还是除了故意之外另需要达到“恶”的程度,对此没有定论。目前缺少此方面的司法解释,而关于惩罚性赔偿的案例数量很少,也难以形成类型化的参考因素。不过笔者认为,《商标审查及审理标准》中总结的认定恶意抢注商标的参考因素具有一定的启示意义,可以考虑转换成认定恶意侵犯商标权的参考因素:

  1) 商标侵权人与商标权利人曾有贸易往来或者合作关系;

  2) 商标侵权人与商标权利人共处相同地域或者双方的商品/服务有相同的销售渠道和地域范围;

  3) 商标侵权人与商标权利人曾发生过其他纠纷;

  4) 商标侵权人与在商标权利人曾有内部人员往来关系;

  5)  商标侵权人利用商标权利人有一定影响商标的声誉和影响力进行误导宣传;

  6) 权利人商标具有较强独创性或较高知名度;

  7)  其他可以认定为恶意的情形。

  3、“情节严重”的认定标准

  “情节严重”这一要件,则是法官在具体案件中决定是否适用惩罚性赔偿的关键所在,也确定惩罚性赔偿倍数的依据。笔者总结了前文提到的案例,“情节严重”在司法实践中的表现形式主要有:

  1) 实施侵权行为方式多样;

  2) 侵权商标众多;

  3) 商标侵权的同时实施了不正当竞争行为;

  4) 受到行政处罚后依然继续实施侵权行为;

  5) 销售金额巨大;

  6) 就与权利人商标近似的商标提出注册申请,被驳回后依然实施侵权行为;

  7) 消极敷衍应诉,不如实陈述法庭调查问题,不积极寻求赔偿方案。

  这些案例中的“严重情节”认定标准为以后的商标侵权案件惩罚性赔偿的适用提供了很好的参考依据,但在面对具体案件时,还是要根据具体案情,结合商标案件办案经验进行深入分析。新颁布的《外商投资法》中再次强调了“国家保护外国投资者和外商投资企业的知识产权,保护知识产权权利人和相关权利人的合法权益;对知识产权侵权行为,严格依法追究法律责任。”李克强总理315日在会见采访十三届全国人大二次会议的中外记者时答记者问中也再一次提到“修改知识产权法,对侵权行为引入惩罚性的赔偿机制”。可见惩罚性赔偿制度的推行是势在必行,相信随着司法环境的逐步改善,知识产权权利人的利益也将受到更加公平和完善的保护。

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